Mandy 在工作中,三不五時被問到設計商標以及註冊商標的相關問題。雖然我是個法律門外漢,但因為太常被客戶和朋友詢問,所以平常也會做點功課研究一下。於是就想將自己所了解的部分,以及與律師朋友討論過的一些知識與觀點,分享給大家。這篇文章會是個申請商標相關問題的大輪廓,如果想要知道更細節的部分,或是有特定的商標問題要處理,建議請教專業的智產權律師事務所。
早期的人創業比較沒有品牌的概念,通常會先幫自己的公司取個名字就開始打拼跟經營,名片可能也就是將公司名稱以打字的方式呈現,然後就開始籌備業務了。直到公司成長之後,才會想到是否該給公司規劃一個商標,讓客戶比較好識別,以及提升公司的價值。
現在的人都已經很有品牌的觀念,知道各種品牌相關知識:例如品牌識別度、市場差異化、以及品牌黏著等等各種行銷理論。所以創業者們幾乎都會在創業初期就想擁有一個商標,這樣可以讓所有新創期間努力的過程都一點也不浪費的增值在這個品牌商標上。同時,創業者們也會想到需要註冊商標,免得商標被別人抄襲或仿冒。自己努力打拼的辛苦被別人搶走,付諸流水,這麼殘酷的事情光是想到就無法接受。所以客戶常常會問我:如果我想設計好一個 Logo 之後,就馬上去註冊,這樣要多久?費用是多少?
Mandy 也想知道這個答案,所以見到律師就幫大家詢問這兩個問題:
但從律師們口中得到的結果通常是:不一定、看情況。而且不管怎麼問都套不出大概的流程總時程與約略的總價(這些律師們還真是夠堅定的)。所以我自己總結他們的意思是「沒有一個固定的價格與時長」。不過除了這兩個問題的答案,律師們人都是很好的,都很樂意分享關於申請商標的各種知識,所以我還是得到了相當多的資訊,才能在此整理分享給大家。
為了方便接下來的描述,這邊提供一張簡略圖供大家參考
步驟 1 申請
申請並不困難,填妥資料,以書面郵寄或電子線上送件皆可,個人就可以辦到。關於申請的費用,會根據申請的類別和數量而有不同的價格,所以每個案件的申請費用都是不同的。
智財局的「商標註冊申請案」處理時長為6-8個月
智財局在這個期間會做“商標檢索”。商標檢索的意思就是檢查申請的商標有沒有各種不合法律、違反社會原則、與他人商標近似、仿冒等等事宜。
如果能一次就通過審核,那麼恭喜你,你真是比大多數的人都幸運。反之,如果沒有通過,原因有很多,詳情請洽專業律師。這裏僅列出幾個最常出現的理由:
例如「阿霞飯店」、「阿舍麵店」、「理科太太」、「在不瘋狂就等死」等等字樣,都是攏統或是沒有獨特針對某個人事物的意思,會需要提出解釋。
例如 「重量級牛排」、「透心涼礦泉水」、「尚好呷滷肉飯」 都是常見的形容詞與普遍的名詞
例如:「紐約家具設計中心」 不是專賣紐約的傢俱、永和豆漿不是只有在永和賣的豆漿
例如 全聯福利中心 v.s. 全聯不動產 ,一蘭拉麵 v.s 蘭池拉麵
不論是什麼原因,只要智財局覺得圖形或文字上有識別的疑慮,都不會「在第一時間」給予通過。
由於判別除了法律合宜性,也包含主觀成分,所以如果沒通過申請,通常也會收到智財局寄來的「核駁通知書」(這就是讓申請人解釋與強調的機會)。申請人需要依照通知書內的疑慮點與要求提出說明解釋。這個步驟也有一些人會自行寫公文回覆,但個人如何知道怎麼回覆才能一次就說服智財局發出核准?這的確有困難度。想提交內容準確、理由充分又堅定的公文?通常就需要借助律師的專業了。有經驗的事務所了解怎麼撰寫「意見書」對申請比較有利、提高成功率。當然,律師事務所會依照案件需要做的準備來收費,這個費用也是很難預估,因為也是需要視案件內容而定。
想要事前預防商標被核駁的問題,可以先請智產權律師事務所做「商標評估」與「檢索」
(1) 要提供想註冊的「文字」有哪些?評估文字部份是否大致符合商標法的法定要件。(註:此部份因為有主觀性,只能大致評估,並非所謂的「商標檢索」)
*不是只要在智慧局系統沒有查到相同文字就表示可以註冊通過,例如前面文章提到的沒有「識別性」的文字,因為法律規定根本不能註冊,所以不會查到有註冊通過的案例。
(2) 待確認可能註冊的「文字」後,貴公司再進行 CI 設計
(3) 設計完後再提供律師評估申請範圍為多少案多少類(以實際使用情形為準),委任完成後,即可為貴公司辦理申請。
檢索評估涉及主觀因素、無法 100%精準預測是否能通過註冊,只能大方向了解是否有其他補救措施。如果來得及進行申請的準備,會建議直接申請,商標審查官在審查時就會做完整檢索。
另外這評估也只限台灣商標法,如果他要做其他國家的,要另外找商標專利所。以上的費用也是視案件而定,這就不多說了。
Mandy 的建議是:依照現階段公司規模決定是否註冊
為什麼呢?
註冊一個商標說不上難還是容易,因為這跟「送件的申請內容」與「智財局的判定」有很大的關係,但的確是一筆費用。如果進入核駁程序,找律師諮詢,就會再加上諮詢費跟委任費。
如果你是一個單純的在地店家,沒有連鎖店;或是一間小型工作室,只要你的獨特性與獨立性很高,其實不一定需要註冊,客戶都會認定你與別人是不同的。
如果你是新創公司或是小公司,其實初期不見得需要註冊商標;因為所有的申請都要費用,剛開始創業還是能省則省。等到經營有起色了,開始有較充裕的本錢之後,再來申請商標即可。
晚一點註冊,還有一個「後天識別性」的優勢。後天識別性,指雖然公司名或圖形可能普遍攏統,但普遍識別度高,大家看到或聽到,會直接聯想到特定人事物,這樣就可強調具有後天識別性。
這時也許有人會問:如果到時候要申請商標,才發現商標無法通過怎麼辦?
在未來如果無法註冊通過,其實也有很多做法:
1. 根據「核駁通知書」內容回覆「意見書」
2. 如被退件,微調商標文字或圖形重新申請
3. 如被退件,換一個商標重新申請
4. 意見書被退後繼續上訴
各種規模的公司都有調整過 Logo 或是換過 Logo 的歷史紀錄,所以改變 Logo 並不是一個大問題,只要適當的介紹跟引導,消費者都會認得。會找律師上訴的,通常都是已經有規模或有相當知名度的大公司或企業。他們在其他國家申請專利的時候,可能因為法律不同或是當地已有類似 Logo 所以遇到被拒絕的問題,但在有知名度以及後天辨識度的情況下,他們據理力爭的成功率也是比較高。
另外,如果是已經在使用的logo被別人註冊,還是可以提出不道德使用 (不正競爭行為搶先申請註冊之情事)這邊僅表示法律偏向站在合理使用方這邊,但詳細請洽專業律師。
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Reference:
網紅崛起 ”理科太太” 為什麼提出商標申請呢?(國鼎事務所)
「紐約」註冊商標易誤導 家具店敗訴(台灣國際專利法律事務所)